Vente de sac Goyard non autorisée en .CO

Par Nina Malby, le 01/07/2012

Le 3 avril 2012, le malletier de luxe français Goyard St Honoré a introduit un recours devant l’OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle) concernant un nom de domaine litigieux reprenant la marque à l’identique dans l’extension .COM.CO, extension pays réservée à la Colombie. Le nom de domaine était utilisé pour de la vente en ligne non autorisée.

La requérante est une société forte d’une importante renommée dans le domaine des bagages  et sacs à mains de luxe depuis près d’un siècle et demi. La marque GOYARD est déposée dans plus de 27 Etats.
Afin de prospérer dans une procédure UDRP, le demandeur doit être en mesure de prouver :

  • que le nom de domaine est identique à, ou d'une similitude prouvant prêter à confusion avec une marque commerciale ou une marque de service dans laquelle le plaignant a des droits
  • que le titulaire n’a aucun droit ou intérêt légitime au regard du nom de domaine
  • que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi

En l’espèce, le litige oppose à la marque de maroquinerie un citoyen chinois qui a enregistré le nom de domaine <goyard.com.co> et l’a fait rediriger vers le site <goyard-totes.com> proposant des produits GOYARD à la vente sans autorisation et utilisant la marque de commerce en question.

capture d'écran de goyard.com.co

Concernant la première condition, le risque de confusion s’apprécie en fonction des ressemblances tant visuelles que phonétiques et intellectuelles. Dans le cas présent, la preuve n’est pas nécessaire puisque le nom de domaine est constitué de la marque à l’identique, ce qui représente un risque de confusion direct aux yeux de l’utilisateur.

Sur la condition de l’intérêt légitime, le requérant doit simplement rapporter une présomption d’absence de droit et d’intérêt légitime sur la marque afin que le défendeur supporte la charge de la preuve et démontre sa légitimité à utiliser le signe. En l’espèce, le défendeur n’a pas répondu aux courriers de procédure, et n’a donc pas mis en place de stratégie de défense.

Enfin, la mauvaise foi est de fait démontrée par la vente non autorisée de produits de la marque par le biais du site internet. Le paragraphe 4(b) (iv) des principes directeurs de la procédure UDRP dispose : « en utilisant ce nom de domaine, il a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un site Web (…) en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant ».

Les trois conditions étant remplies, le panel en a déduit que l’enregistrement et l’usage étaient litigieux et a ordonné le transfert du nom de domaine au profit de la société requérante.
Depuis 2010, plus de 120 décisions ont été rendues à propos de noms de domaine dans l’extension .CO et ses domaines de second niveau. Il apparait nettement que le nombre de conflits diminue peu à peu, révélant ainsi la sensibilisation croissante des entreprises quant à la protection de leurs noms de domaine en .CO, extension proche typographiquement du .COM.

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